Pojęcie
know-how na trwałe zadomowiło zarówno w języku potocznym, jak i języku prawniczym. To popularne określenie nie zostało dokładnie i wyczerpująco zdefiniowane w przepisach polskiego prawa. Wyjątkowo jednak odwołanie do pojęcia know - how znajdziemy w przepisach prawa podatkowego, a dokładnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. - art. 5a pkt 34 lit. c
definiuje know - how jako udokumentowaną wiedzę (informację) nadającą się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, zaś w art. 29 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy
know-how określone jest jako całość informacji związana ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.
Pojęcie rozwija też w pewnym stopniu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję , wskazując iż
know – how to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów objętych porozumieniem i które zostały opisane w sposób pozwalający na weryfikację kryterium niejawności i istotności. Jednak najpełniejszą definicję zawierają przepisy prawa wspólnotowego - rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii.
Według powyższego rozporządzenia
know-how oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:
- niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
- istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, i
- zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.
W języku prawnym, w pewnej relacji z pojęciem know – how pozostaje pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Pojęcia te w znacznej części pokrywają się. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Zasadniczą różnicą jest to, że za know-how może być uznana jedynie informacja „praktyczna”, „użyteczna” natomiast tajemnicą przedsiębiorstwa może być każda informacja posiadająca wartość gospodarczą lub informacja organizacyjna, handlowa czy techniczna nawet jeśli takowa wartość nie jest znaczna. Powyższe wskazuje, że zakres tajemnicy przedsiębiorstwa jest szerszy. Przy takim ujęciu, jak wyżej przedstawione, należy przyjąć, że każde know-how stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast nie każda tajemnica przedsiębiorstwa stanowi know-how. Wśród tych ostatnich znajdują się bowiem również informacje jawne, które są powszechnie dostępne. Należy zauważyć, iż zamienne posługiwanie się obydwoma pojęciami stanowi raczej pewnego rodzaju skrót myślowy.
W odniesieniu do rodzajów informacji mogących stanowić know-how, stwierdzić należy, że w świetle przywołanych powyżej definicji katalog tego typu informacji jest zamknięty. Obejmuje on informacje techniczne lub technologiczne, dotyczące zasad organizacji i zarządzania; nie wymieniono przy tym informacji handlowych. Z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje na informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej. Natomiast rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 w sposób elastyczny wskazuje na informacje ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów.
Dla porównania określony w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji katalog informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jest przykładowy, co oznacza, że informacja może mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny jeżeli tylko ma wartość gospodarczą i spełnia inne określone prawem przesłanki. Jest to zatem kolejna różnica w prawnym ujęciu know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.
Jednak zarówno w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i know – how niezwykle ważna jest ochrona informacji poprzez zachowanie ich w poufności. Przedsiębiorca musi w tym celu podjąć niezbędne i rzeczywiste działania. Pojawia się jednak pytanie, jakie działania po stronie przedsiębiorcy będą rozsądne i odpowiednie. Wydaje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Wymóg podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności należy każdorazowo interpretować, uwzględniając w szczególności takie okoliczności, jak charakter poufnej informacji, wielkość przedsiębiorstwa, potencjalny dostęp osób nieuprawnionych do informacji, krąg i charakter osób, które mają do niej dostęp, itp. Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego "na przedsiębiorcy spoczywa dodatkowy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy. Powinien on ponadto poinformować pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urządzenia, itp., co jednak nie oznacza, że osoby, które przypadkowo weszły w posiadanie danej informacji, są zwolnione od obowiązku zachowania tajemnicy" (zob. wyr. SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 59 i nast., z aprobującą glosą S. Hoca).
Jednym z istotnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu ochrony know – how, zwłaszcza w przypadku współpracy z kontrahentami, realizacji projektów jest zawarcie umowy o zachowaniu poufności. Szerzej na ten temat:
https://www.radca.eu/umowa-o-zachowaniu-poufnosci/.